Orzecznictwo w zakresie prawa IP i prawa IT

Zagadnienia
Renoma.
Podobieństwo towarów.

Tezy i wnioski
1. Sfera praw wyłącznych uprawnionego do renomowanego znaku towarowego wykracza poza granice specjalizacji tzn., że dla ochrony praw podmiotowych wynikających z rejestracji znaku towarowego uznanego za renomowany nie jest konieczne dodatkowe wykazanie podobieństwa towarów, jak ma to miejsce w przypadku znaków zwykłych, lecz wystarczy podobieństwo oznaczeń (znaku zgłoszonego i znaku renomowanego).

2. W świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dla stwierdzenia istnienia przeszkody uzasadniającej odmowę udzielenia prawa wyłącznego na oznaczenie identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku renomowanego wystarczające jest przypuszczenie, że zgłaszający mógłby wykorzystać nakłady i wysiłki finansowe, które zostały wcześniej poczynione przez uprawniony podmiot na zbudowanie atrakcyjnego wizerunku znaku towarowego i przyciągnięcie klienteli.

Wyrok dotyczył znaku:
ORLEN.

Tekst wyroku:
II GSK 359/07.

Opublikowany:
—

Tezy i wnioski:
Przepis art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. dosyć precyzyjnie określa warunki, w jakich może zostać udzielone prawo ochronne na znak towarowy. Ustawodawca celowo wprowadził okres karencji, który musi upłynąć od wygaśnięcia wcześniejszego prawa ochronnego do momentu zgłoszenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na podobny lub identyczny znak towarowy. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że celem ustawodawcy było – na co wskazywał Sąd I instancji - wyeliminowanie sytuacji, w których nowy znak towarowy wprowadzałby odbiorców nowego oznaczenia w błąd. Oznacza to, że funkcją tego przepisu jest z pewnością ochrona uczestników obrotu gospodarczego poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych mających na celu wyeliminowanie sytuacji, w której potencjalny odbiorca mógłby być wprowadzony w błąd co do pochodzenia danego towaru lub usługi. Nie jest to jednakże jedyna funkcja omawianej normy prawnej w obrocie gospodarczym. Ważne jest również to, że omawiany przepis wprowadza konkretne, jasno sformułowane zasady ochrony uczestników obrotu gospodarczego, ustalając równe dla wszystkich kryteria ochrony prawnej.

Wyrok dotyczył znaku:
IZOKOR, “IZOKOR - PŁOCK S.A.”

Tekst wyroku:
II GSK 317/07.

Opublikowany:
—

Samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do firmy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa nie świadczy o naruszeniu prawa do firmy. Prawo do firmy jest naruszone, jeżeli zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa.

Wyrok dotyczył znaku:
MAKROTERM.

Tekst wyroku:
II GSK 298/07.

Opublikowany:
—

Tezy i wnioski:
Wprawdzie na gruncie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 30 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), w myśl którego niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, oraz w świetle wykształconego orzecznictwa, w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z “gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Tym niemniej wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi nazwą i znakiem towarowym. Jeżeli więc ze względu na odrębność zakresów działania uprawnionego do nazwy i uprawnionego z rejestracji znaku towarowego nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia ich klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw albo też np. uprawniony z późniejszego znaku towarowego nie wykorzystuje renomy związanej z wcześniejszą (identyczną lub podobną) nazwą przedsiębiorstwa, to trudno mówić o kolizji tych dwóch praw i w konsekwencji o naruszeniu wcześniejszego prawa do nazwy przez późniejszy znak towarowy (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 31/06 ONSAiWSA 2006/5/138). Dlatego w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego z „gorszym pierwszeństwem” w stosunku do nazwy (firmy) innego przedsiębiorcy Urząd Patentowy RP, pod rygorem zarzutu naruszenia przepisów postępowania (art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a.), powinien zbadać i wyjaśnić, czy i w jakim zakresie, pod względem przedmiotowym i terytorialnym, przedsiębiorca chroniący swoją nazwę (firmę) przed jej naruszeniem przez znak towarowy innego przedsiębiorcy, prowadzi działalność z użyciem wpisanej do ewidencji (rejestru) nazwy, gdyż tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi nazwą i znakiem towarowym.

Wyrok dotyczył znaku:
MURBET, R-155245.

Tekst wyroku:
VI SA/Wa 1470/07, .

Opublikowany:
—

Issues:
Right of the proprietor of a registered trade mark to oppose the use by a third party of a sign which is identical to the mark
Use of the sign as a company, trade or shop name
Right of the third party to use his name

Trade marks concerned:
The company name “Céline”, the shop name “Céline” and “Céline” trade mark

Findings:
The unauthorised use by a third party of a company name, trade name or shop name which is identical to an earlier mark in connection with the marketing of goods which are identical to those in relation to which that mark was registered constitutes use which the proprietor of that mark is entitled to prevent in accordance with Article 5(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, where the use is in relation to goods in such a way as to affect or to be liable to affect the functions of the mark.

Should that be the case, Article 6(1)(a) of Directive 89/104 can operate as a bar to such use being prevented only if the use by the third party of his company name or trade name is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

Judgment text:
C-17/06, Célin.

Published:
OJ C 269 of 10.11.2007, p.11